¿De qué hablamos cuando hablamos realmente de una patente de invención?

En la idiosincrasia argentina y en el mito popular está muy arraigado la famosa frase o cuentos o leyendas que tal persona inventó esto y se hizo rico o que tiene algo novedoso,   se dice que los Argentinos inventaron el Dulce de Leche,  la Avenida más ancha del Mundo, el bypass de Favaloro, el transporte público masivo como el “Colectivo”, la birome, las huellas dactilares, el “magiclick”, el “Torino”, La jeringa descartable,  entre otros, pero realmente sabemos de qué hablamos cuando hablamos de una patente de invención o sabemos que se necesita para que realmente se reconozcan ese derecho de propiedad como tal y merezcan la protección legal necesaria?

Una patente de invención, en su esencia es un derecho de propiedad, como lo define Nuestra constitución Nacional en su Artículo 17, equiparable a una casa o un departamento o un automóvil, pero a diferencia de estos ejemplos es un activo intangible (…).” Todo autor o inventor es propietario exclusivo de su obra, invento o descubrimiento, por el término que le acuerde la ley”…….

Es un documento técnico jurídico que otorga derechos de exclusividad territorial a su titular por un plazo de 20 años y que otorga un derecho de exclusión frente a terceros que la utilicen sin su autorización.

Es un reconocimiento y un premio que da el Estado por el plazo de 20 años al esfuerzo, inversión, el trabajo y creatividad de una persona por la creación intelectual lograda que genera una mejora tecnológica en nuestra sociedad y una mejor calidad de vida en las personas.

Es la resolución a un problema que puede ser antiguo o nuevo, pero cuya solución técnica debe ser novedosa. 

Por otra parte podemos hablar de una patente de un producto o entidad y por otro lado patentes de métodos o procedimientos.

En el primer caso por ejemplo podemos enunciar “Máquina agrícola para la intersiembra de cultivos” que como vemos se refiere a un dispositivo o a una máquina o motor, es decir que lo que se protege es la combinación de esos elementos esenciales que se necesitan para que funcione y solucione el problema planteado y provoque ese efecto técnico novedoso y con altura inventiva.  En el segundo caso podemos citar como ejemplo “Procedimiento de obtención de esteviosidos orgánicos a partir de estevia” que lo que se protege es el método las diferentes etapas combinadas para llegar a generar el efecto técnico que genera la solución al problema.

Principios y marco legal. 

Los principios fundamentales que rigen a las patentes de invención son:

• TERRITORIALIDAD: es decir las patentes son válidas para el país donde yo la tengo solicitada y tengo 1 año de plazo desde la fecha del primer depósito original, por lo establecido en el Convenio de Paris, para poder solicitar la misma patente en otros países.

• INDEPENDIENTES: cada trámite es independiente entre sí, una misma solicitud de patente puede estar solicitada en diferentes países y correr diferente suerte en su trámite y ser concedida en un país y denegada en otro.

• PERECEDERAS: tienen una duración de 20 años contados desde la fecha de su presentación y no se pueden renovar.

      La patente de invención nace originalmente como un invento, como una invención pero para que pase a tener efectos jurídicos y se le otorguen derechos debe cumplir los 3 requisitos exigidos por nuestra ley y por la mayoría de la legislación mundial, a saber: Novedad, Altura Inventiva y Aplicación Industrial.

 Veamos que dice el Articulo 4 de la Ley 24.481

— Serán patentables las invenciones de productos o de procedimientos, siempre que sean nuevas, entrañen una actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial.

a) A los efectos de esta ley se considerará invención a toda creación humana que permita transformar materia o energía para su aprovechamiento por el hombre.

b) Asimismo será considerada novedosa toda invención que no esté comprendida en el estado de la técnica.

c) Por estado de la técnica deberá entenderse el conjunto de conocimientos técnicos que se han hechos públicos antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida, mediante una descripción oral o escrita, por la explotación o por cualquier otro medio de difusión o información, en el país o en el extranjero.

d) Habrá actividad inventiva cuando el proceso creativo o sus resultados no se deduzcan del estado de la técnica en forma evidente para una persona normalmente versada en la materia técnica correspondiente.

e) Habrá aplicación industrial cuando el objeto de la invención conduzca a la obtención de un resultado o de un producto industrial, entendiendo al término industria como comprensivo de la agricultura, la industria forestal, la ganadería, la pesca, la minería, las industrias de transformación propiamente dichas y los servicios.

Requisitos para el patentamiento de una invención.

Analicemos requisito por requisito:

NOVEDAD:

La novedad quizás sea el requisito o exigencia legal más objetiva de los 3 que se requieren, ya que lo que usted como abogado debe hacer con su equipo de trabajo, es realizar búsquedas de patentes de invención y solicitudes de patentes de invención publicadas y papers científicos y búsquedas en internet para saber si lo que su cliente o el inventor pretende proteger existe o no existe con anterioridad a la fecha de presentación de su solicitud de la patente de invención. Es decir, si lo que se encontró es igual al invento a proteger o no. Esto es muy importante y también tener en claro que es lo que debe ser novedoso, ya que el alma matter de una solicitud de patente y lo que realmente interesa son las reivindicaciones o Claims, como se llaman en inglés, que es la parte legal de la patente y lo que se viene a reclamar como propio y exclusivo. Es decir, hasta el día de hoy se sigue solicitando patentes de invención sobre la rueda pero la rueda se inventó en el 3500 A.C, entonces ¿Cómo es esto posible? Esto sucede porque de lo que se pretende reivindicar como propio quizás sea una rueda que tiene un dispositivo de mayor estabilidad para las curvas por ejemplo entonces lo que se reivindica como propio no es la rueda antideslizante sino solamente al dispositivo que soluciona ese problema.

Al ser un derecho de propiedad intelectual el principio fundamental que rige es aquel proverbio latín Prior in tempore, potior in iure que puede traducirse como «Primero en el tiempo, mejor en el Derecho», que hace referencia a un principio de Derecho, en virtud del cual, en el caso de existir controversia entre partes que alegan iguales derechos sobre una misma cosa (ejemplo: una patente de invención) se entiende que tiene preferencia en el derecho la parte que primero haya realizado un acto con eficacia jurídica (en el caso de una patente de invención, la que primero la haya solicitado en la Oficina de patentes. 

Tenemos un sistema atributivo por lo cual el derecho nace con el registro es decir que en casos inclusive con diferencia de minutos en el “sello de mesa de entrada” se dirime la suerte de la preferencia de un derecho sobre el otro.

Es importante aclarar que por más que la validez de una patente de invención sea territorial cuando realizamos la búsqueda de antecedentes debemos realizarla en la base de datos de patentes de todo el mundo, abarcar a todo el universo de todos los países que integran el mundo porque la novedad debe ser mundial, no debe existir en ningún lugar del mundo.

Debemos aclarar que cuando uno realiza búsqueda solo lo hace respecto a solicitudes de patentes en trámite que se encuentran publicadas y que a pesar que no estén concedidas ya sirven como antecedente para no cumplir con la novedad requerida. Acá generalmente encontramos una brecha de solicitudes de patentes que se encuentran en secreto que no podemos saber de antemano que es lo que vienen a reivindicar y proteger y esto es algo que usted como abogado, se lo debe hacer saber a su cliente. En Argentina por ejemplo el plazo de publicación legal de una solicitud de patente en trámite es de 18 meses desde la fecha de presentación, por lo tanto, una solicitud de patente de invención presentada un 2 de enero 2019 no va a ser pública ni divulgada hasta el 2 de agosto del 2020. 

Dentro del requisito de la novedad existe un artículo muy importante en nuestra legislación Argentina que tiene similitudes con las legislaciones extranjeras norteamericanas y asiáticas donde solo varía el plazo, pero la esencia es la misma  que tiene que ver con la Divulgación previa del invento antes de la presentación de la solicitud de la patente.

Analicemos lo enunciado en el artículo 5 — “La divulgación de una invención no afectará su novedad, cuando dentro de UN (1) año previo a la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida, el inventor o sus causahabientes hayan dado a conocer la invención por cualquier medio de comunicación o la hayan exhibido en una exposición nacional o internacional. Al presentarse la solicitud correspondiente deberá incluirse la documentación comprobatoria en las condiciones que establezca el reglamento de esta ley.”

Lo que este artículo quiere advertir es que el mismo inventor puede ser culpable de no cumplir con el requisito de novedad por su propia torpeza o por pecar de vanidoso. Muchas veces el inventor en su afán de mostrar su invento lo expone públicamente en alguna feria de inventos o quizás algo tan simple como difundirlo por las redes sociales o por YOUTUBE, sin antes haber presentado la solicitud de patentes y lo que es aún peor ni siquiera haberse interiorizado en el tema. A partir de esa fecha tiene un año para poder presentar la solicitud de patente en el INPI y evitar que no se le cumpla el requisito de la novedad. Por eso usted como abogado una de las preguntas claves que debe realizar en la entrevista con el cliente es averiguar si esto lo difundió previamente públicamente. 

De todas maneras este artículo no siempre juega en contra sino todo lo contrario muchas veces se utiliza como estrategia para ganar protección en el tiempo y tener una prioridad reconocida para cumplir con el proverbio latín Prior in tempore, potior in iure. Ejemplo si A presenta una solicitud de patente el 2 de Enero del 2019 sobre un dispositivo para limpiar los parabrisas de los automóviles en caso de lluvia y el 20 de Diciembre del 2018 existía una solicitud de patente de otro titular llamado B con la misma invención y reivindicaciones presentadas seguramente por  un ex empleado infiel de la compañía o un ex socio, la única manera que tiene A de tener una mejor prioridad en el derecho es realizando una declaración jurada de publicación del  invento dentro del año y con anterioridad a la fecha de presentación del invento de B es decir por ejemplo 10 de Septiembre del 2018.  

Al momento procesal del examen de fondo donde el examinador de la oficina de patentes analiza si su patente cumple con los 3 requisitos exigidos por la ley y conceder o no la solicitud, toma en cuenta obviamente la divulgación de la invención declarada por el propio inventor en el formulario de presentación de la solicitud como declaración jurada, esto se debe hacer siempre y cuando la publicación y difusión  del invento esté dentro del año de divulgación previa fijado y permitido por ley, de lo contrario si se han pasado más de 12 meses conviene no declarar ni completar nada en el formulario y  rezar para que el examinador de patentes no encuentre dicho antecedente y publicación del invento en internet y conceda la solicitud.

En resumen, se considera que una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica. El estado de la técnica está constituido por todo lo que antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente se ha hecho accesible al público en Argentina o en el extranjero por una descripción escrita u oral, por una utilización a por cualquier otro medio.

ALTURA INVENTIVA:

Quizás este sea el requisito más subjetivo de los 3 que exige la ley para que una invención sea considerada patente. Veamos qué dice la ley argentina: 

“Habrá actividad inventiva cuando el proceso creativo o sus resultados no se deduzcan del estado de la técnica en forma evidente para una persona normalmente versada en la materia técnica correspondiente”.

La actividad inventiva o “inventive step” en inglés se emplea en Europa, mientras que en los Estados Unidos se prefiere hablar de “non obviousness” que se podría traducir al castellano como “falta de obviedad” o “no evidencia”, “algo no obvio”

Lo que se busca y lo que se requiere y se precisa es que la invención no tiene que resultar obvio para un experto en la materia antes de la fecha de presentación. 

EI término «evidente» significa que algo no va más allá del progreso normal de la tecnología, sino que se deduce simple o lógicamente del estado de la técnica, es decir, que no supone el ejercicio de alguna habilidad o capacidad más allá de la que se espera de un experto en la materia.

La invención en su conjunto es evidente si, en la fecha de presentación, o de prioridad en su caso, un elemento del estado de la técnica o sus propios conocimientos generales hubieran incitado o impulsado al experto en la materia a reemplazar, combinar o modificar los contenidos de uno o varios elementos del estado de la técnica con una esperanza de éxito razonable en el objetivo de llegar a la invención reivindicada, es decir si se hubiera seguido sistemáticamente los mismos pasos que llevaron del estado de la técnica a la invención, sean o no, los pasos del inventor.

Ejemplo:  Una silla de 4 patas o una mesa de 4 patas que tiene un problema de estabilidad, entonces le agrego una 5 pata en el centro de ella para solucionar el problema. Esto es algo obvio para un experto en la materia y no podría cumplir con el requisito de actividad inventiva. 

Se debe suponer que la figura del experto en la materia es una persona hipotética con competencias normales en la técnica y que está en sintonía de lo que era un conocimiento general común en la técnica en la fecha de presentación, o de prioridad en su caso. En consecuencia, los conocimientos y las aptitudes de ese especialista servirán de base para apreciar si la solución implica una actividad inventiva. 

Para explicar mejor este concepto y que se entienda de una manera más coloquial voy a citar un ejemplo interesante. 

Alfombra con brújula incorporada. Es uno de los casos más comentados de la Oficina Europea de Patentes donde se cuestiona la Altura inventiva. 

En resumen, se trataba de una alfombra de oración (1) en la que el musulmán tiene que decir sus oraciones diarias mediante la cual debe arrodillarse en dirección a La Meca está hecha de un material antiestático.

Para indicar la dirección hacia La Meca, se proporciona una brújula asegurada a la alfombra. Mediante este instrumento, la alfombra de oración se ajustará en relación con cualquier lugar de oración dado de tal manera que el eje longitudinal de la alfombra se encuentre en la dirección hacia La Meca.  EP0004996A1 JOSEP KAMOO

En primera instancia se cuestionó y se denegó la solicitud por falta de altura inventiva porque la invención contenía una yuxtaposición de elementos conocidos algo que está prohibido en la legislación de patentes no solamente en Argentina en su artículo 6 inc F de la Ley 24.481 sino también a nivel mundial, ya que la brújula y la alfombra son elementos conocidos.

Sin embargo en su descargo y contestación el solicitante manifestó que su invención solucionaba un problema de manera novedosa y que la combinación de esos elementos tenía altura inventiva, argumentando que era un producto destinado a los viajantes  (fácil de transportar) musulmanes que necesitan arrodillarse  4 veces al día (alfombra) y rezar orientando su credo a La Meca (brújula) y que todos esos elementos combinados no existían y solucionaban el problema. De esta manera la patente fue otorgada.

En resumen, para determinar la actividad inventiva en un examen de patentabilidad, el método más usado es denominado “Método Problema-Solución” que consiste en responder a las siguientes preguntas:

1) ¿Cuál es el estado de la técnica más próximo?

2) ¿Cuáles son las características técnicas distintivas entre la invención definida en la reivindicación y el estado de la técnica más próximo?

3) ¿Qué efecto técnico se deriva de esa diferencia?

4) ¿Cuál es el problema técnico objetivo subyacente en la invención reivindicada?

5) ¿Un experto en la materia, a la vista del estado de la técnica anterior habría reconocido el problema planteado y lo habría resuelto de la manera indicada?

APLICACIÓN INDUSTRIAL:

Este tercer requisito que se debe cumplir para que un invento se convierta en patente tiene que ver con la exigencia que lo que el inventor pretende proteger se puede fabricar, reproducir y que sea realizable. Veamos que dice la Ley Argentina:

“Habrá aplicación industrial cuando el objeto de la invención conduzca a la obtención de un resultado o de un producto industrial, entendiendo al término industria como comprensivo de la agricultura, la industria forestal, la ganadería, la pesca, la minería, las industrias de transformación propiamente dichas y los servicios”.

En su análisis lo que se exige es el que el objeto del invento pueda ser fabricado o utilizado en cualquier clase de industria, entendiéndose al término “industria” en el sentido más amplio posible, como el ejercicio de cualquier actividad física de carácter técnico, es decir, una actividad que pertenece al dominio de las artes aplicadas en contraposición al de las bellas artes.

Este requisito rara vez un invento no lo cumple, tiene que ser algo muy particular para que no lo cumpla, se da en los casos de solicitudes de patentes que al parecer resultan imposibles de realizar porque violan las leyes físicas (por ejemplo, un mecanismo de movimiento perpetuo); se trata de una invención inviable, por ejemplo, una invención que sea claramente inviable desde el inicio no tiene aplicación en la industria ni resulta útil para ningún fin, puesto que no funciona.

Es dable aclarar que la ley no tiene en cuenta el resultado del uso de la invención ni la calidad de dicho resultado; un resultado imperfecto o incluso una regresión no da lugar al incumplimiento del requisito de aplicación industrial”

Este aspecto de la aplicación útil y práctica deberá producir un resultado tangible, por lo que no resulta suficiente un uso hipotético. Este aspecto se subraya en particular en el ámbito de las invenciones biotecnológicas. Por ejemplo, en el caso de una invención relativa a una secuencia genética que produce una proteína no solamente deberá divulgarse la proteína que se produzca sino también la función o utilidad de dicha proteína a fin de satisfacer el requisito de aplicación industrial. En este caso, una cuestión decisiva que se plantea no es determinar si puede aislarse una secuencia genética en cuestión (es decir, si “puede producirse o utilizarse una invención” en el ámbito de la biotecnología), sino determinar si dicha secuencia genética tiene una aplicación práctica o útil. No obstante, también cabe observar que no parece aplicarse este planteamiento en la misma medida a todas las categorías de invenciones.

Existen legislaciones de patentes de otros países que no prevén el requisito de “aplicación industrial”, pero exige el de “utilidad” es el caso de Estados Unidos, que establece que una invención patentable debe consistir en un procedimiento, máquina, producto o composición de materia nuevos y útiles, o un mejoramiento nuevo y útil de los mismos. En las USPTO, disponen que una invención tiene una utilidad bien determinada si: i) una persona que posea conocimientos básicos en la materia reconozca inmediatamente la utilidad de la invención y ii) la utilidad es específica, apreciable y convincente. Si el solicitante afirma que la invención reivindicada es útil para cualquier propósito práctico en particular (es decir, que tiene una “utilidad específica y apreciable”) y que esa afirmación resulta convincente para una persona que posea conocimientos básicos en la materia, se satisfaría el requisito de utilidad.

Les hago referencia a Estados Unidos porque es un país en el cual siempre se intenta patentar por su potencial económico a la hora de comercializar una patente y siempre está entre los 3 primeros países que se elige como estrategia.

CONCLUSIÓN

A la hora de determinar si lo que una persona tiene en sus manos, puede pasar de ser una simple invención a convertirse en una patente de invención con una protección jurídica legal y técnica, hay un trecho muy grande y minucioso, que requiere ser estudiado y contemplado y analizado tal cual los requisitos que mencionamos. 

Es importante hacer búsquedas previas y de antecedentes del estado de la técnica y asesorarse bien antes, con profesionales expertos en la materia, para no invertir tiempo y dinero en vano a futuro a la hora de solicitar una patente de invención, esa es mi principal recomendación.

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